Der Oberste Gerichtshof befasst sich zusätzlich mit Apples gerichtlichem Estoppel-Antrag

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von Dennis Crouch

Der Oberste Gerichtshof hat seiner Liste der Potenziale für 2023 einen vierten Fall hinzugefügt: Apple Inc., gegen California Institute of Technology, Datei Nr. 22-203. Der Fall ist für unser Patentsystem äußerst wichtig, da er Schlüsselaspekte der Interaktion zwischen ihnen definieren könnte zwischen Parteien Nachprüfungsverfahren (IPR) und Parallelstreitigkeiten vor Bezirksgerichten.

IPR-Estoppel-Bestimmung: In traditionellen Patentverletzungsverfahren erheben beschuldigte Patentverletzer fast immer Nichtigkeitseinreden und argumentieren, dass das Patent die im Patentgesetz festgelegten Patentierbarkeitsbedingungen nicht erfülle. In den letzten zehn Jahren haben Rechte des geistigen Eigentums ein mächtiges zusätzliches Instrument zur Infragestellung der Gültigkeit angeboten. Als sich das IPR-System entwickelte, waren Patentinhaber besorgt über wiederholte Belästigungen und argumentierten, dass Patentanfechter aufgefordert werden sollten, ihr Schlachtfeld zu wählen: das PTAB oder das Gericht, nicht beide. Aspekte der eventuellen Verpflichtung sind in der Estoppel-Bestimmung von 35 USC 315(e)(2) kodifiziert. Das Gesetz tritt in Kraft, sobald ein DPI eine endgültige schriftliche Entscheidung über einen Anspruch im angefochtenen Patent erreicht hat. Zu diesem Zeitpunkt ist es dem IPR-Petenten untersagt, vor Gericht geltend zu machen, dass ein angefochtener Anspruch „aus irgendeinem Grund ungültig ist, den der Petent während dieser Inter-Partes-Überprüfung erhoben hat oder vernünftigerweise hätte erheben können“. ICH WÜRDE. Die Frage in diesem Fall ist die Auslegung des Gesetzes: Was meinte der Kongress mit „hätte ansprechen können während diese inter partes review“?

Apple verlor seine geistigen Eigentumsrechte gegen das CalTech-Patent und versuchte anschließend, in parallelen Verletzungsverfahren mehr von dem Offensichtlichen aufrechtzuerhalten. Bezirks- und Berufungsgerichte wandten 315(e)(2) Estoppel an, um diese zusätzlichen Offensichtlichkeitsargumente abzulehnen, und stellten fest, dass Apple sie vernünftigerweise in seinem ursprünglichen Antrag auf Rechte an geistigem Eigentum hätte vorbringen können. Apples Berufung beim Obersten Gerichtshof argumentiert, dass der Federal Circuit das Gesetz falsch ausgelegt hat. Apples Argument dreht sich um drei Kernpunkte:

  1. Die gesetzliche Verjährung gilt nur für Gründe, die „während“ der DPI hätten geltend gemacht werden können;
  2. Das Recht des geistigen Eigentums beginnt erst an dem Punkt, an dem das PTAB dem Antrag auf Einführung eines Rechts des geistigen Eigentums stattgibt; Y
  3. Sobald die DPI eingerichtet ist, kann der Petent keine neuen Gründe vorbringen (außer bei Widerlegungsfragen).

Der Fehler des Bundesgerichtshofs (laut Apple) besteht darin, dass das Gericht festgestellt hat, dass die Rechtsverwirkung für alle Gründe gilt, die in der Petition vorgebracht wurden. Die Petition erfolgt jedoch vor dem DPI und daher nicht „während“ des DPI, wie es das Gesetz vorschreibt. Die Petition für certiorari stellt die folgende Frage:

Ob der Federal Circuit irrtümlicherweise die IPR-Sperre gemäß 35 USC § 315(e)(2) auf alle Gründe ausgedehnt hat, die vernünftigerweise in der Petition hätten geltend gemacht werden können, bevor eine Inter-Partes-Überprüfung eingeleitet wurde, obwohl der Text des Gesetzes gilt Behinderung ausschließlich aus Gründen, die „vernünftigerweise hätten sein können [been] während dieser Inter-partes-Überprüfung angesprochen.“

Petition.

Das sind die Neuigkeiten: Der Oberste Gerichtshof hat in dem Fall ein CVSG (Request for Opinions from the Attorney General) erlassen. Dies bedeutet, dass mindestens vier Richter der Ansicht sind, dass der Fall Potenzial hat, aber gerne die Ansichten der Biden-Administration darüber hören möchten, ob dies ein geeignetes Instrument ist. Das Büro der SG arbeitet bereits an drei weiteren Schriften. Zwei konzentrieren sich auf die Berechtigung (interaktive Wearables & Tropp), und der andere befasst sich mit der PTO-FDA-Interaktion im Zusammenhang mit der Verletzung von dünnen Etiketten (Teva gegen GSK).

Meine Sicht auf das Problem der Hindernisse:

  1. Punkt für CalTech: Die Federal Circuit-Lösung ist hier die beste Richtlinie. Wiederholten Parteien darf keine positive Gelegenheit gegeben werden, die Ungültigkeitserklärung derselben Patentansprüche zu beantragen. Vielmehr sollte der Prozess der allgemeinen Regel des Use-it-or-lose-it-Prozesses folgen, die die Parteien zwingt, ihre besten Argumente an den Tisch zu bringen und zu sehen, ob sie gut genug sind. Hier traf Apple eine strategische Entscheidung, bestimmte Argumente vor den PTAB zu bringen, höchstwahrscheinlich, weil sie die besten Argumente waren. Es hilft jetzt niemandem, ihnen zu erlauben, die dritte Saite als Patentnichtigkeitsmaßnahme einzuführen.
  2. Punkt für Apfel: Eine rein textliche Lesart des Statuts begünstigt Apple. Wenn das IPR nicht beginnt, bis es gestartet wird, würde das IPR “während” keine Aktion in der Anforderungsphase beinhalten.
  3. Übereinstimmung für CalTech: Die Lesart von Apple beseitigt im Wesentlichen jede Bedeutung der Bestimmung „könnte vernünftigerweise erhoben werden“, da Petenten im Grunde keine neuen Gründe hinzufügen können, sobald der Petition stattgegeben wurde. Zweck des Gesetzes war es jedoch, missbräuchliche und serielle Patentanfechtungen zu verhindern.

Ich hoffe immer, dass der Oberste Gerichtshof Patentklagen sowohl wegen des Dramas als auch wegen des Potenzials für sinnvolle und positive Reformen annimmt. Ebenso erwarte ich, dass das Gericht diesen Fall übernimmt, aber dann bejaht.